美国是世界上专利制度建立较早、发展较完善的国家之一。早在1790年，美国国会就通过了“第一专利法案（First Patent Act）”。在之后的200多年间，美国《专利法》几经重大修改，逐渐形成了目前的状态。最近一次的重大修改是2011年通过、2013年开始实施的“美国发明法案”(American Invents Act，简称AIA法案)，该法案将美国之前长期采用的“先发明制”即专利权授予最先作出发明的发明人，修改为“发明人先申请制”，即专利权授予最先申请专利的发明人。
下面就美国专利保护制度作一简要介绍。
PART 01 美国专利的授权程序
1.1美国专利的类别及保护期限
美国专利分为三种类别，分别是发明专利(Utility Patent)、外观设计专利（Design Patent）和植物专利（Plant Patent）。
发明专利和植物专利的保护期限为自申请日起20年，外观设计专利的保护期限为自授权日起15年。
1.2美国专利的审批授权机构
所有三种美国专利均由美国专利商标局（United States of Patent and Trademark Office）来审批和授权。
1.3申请人资格
不同于世界上其它国家普遍采用的将专利授予最先申请的申请人的“先申请制”，美国采用的是“发明人先申请制”。也就是说，在美国，专利权只能授予最先提出专利申请的发明人，这与美国宪法中的将专利授予作出发明的发明人的规定有关。
组织或机构，例如发明人受雇的公司，可通过与发明人签署转让协议的形式获得与专利申请或专利有关的权利。
1.4满足申请受理所需的形式条件
发明专利申请
一份专利说明书，视情况可含有“附图说明”；
一份权利要求书，含有至少一项权利要求；
一份摘要，约150个或更少的英文词；
说明书附图，视申请的情况而定；
由全体发明人签名的誓言或声明；
由全体发明人签署的申请数据表；
缴纳申请费，包括提交费、检索费和审查费等。
外观设计专利
前序部分，说明申请人的名称，外观设计的名称，对外观设计体现于其中的制品的特性和用途的简要说明；
相关申请的交叉引用；
有关联邦资助的研发项目的声明；
附图说明；
制品功能说明；
一项权利要求；
附图或照片；
由设计人签署的誓言或声明；
缴纳申请费、检索费和审查费。
植物专利
与发明专利申请所需的文件基本相同，同时缴纳申请费、检索费和审查费。
1.5满足专利授权的实质性条件
美国的三种类型专利均需经过实质审查并满足实质性授权条件才可获授予专利权。
具体来说，受发明专利保护的主题包括：方法、机器、制品、物质的组成以及任何前者的改进。除此之外，还需具备新颖性，非显而易见性，使本领域技术人员能够制造和使用该发明，以及用含义清楚和明确的术语来描述发明。
对于外观设计专利来说，除了具备新颖性，非显而易见性外，制品还需要具有装饰性特征。
对于植物专利来说，植物品种需具有无性繁殖的特征。
1.6专利申请的实质审查过程
专利申请进入实质审查程序后，审查员将就专利申请是否满足上述实质性条件进行审查。对于不能满足全部实质性条件的申请，审查员将会发出《第一次审查意见通知书(First Office Action)》。申请人在收到该通知书后，可针对审查员提出的意见进行答辩和/或修改。审查员在收到申请人的答辩和/或修改后如仍认为专利申请不能克服全部缺陷，将发出《第二次审查意见通知书》即《最终审查意见通知书》将申请驳回。此时，申请人可从如下几种程序中选择来应对。
1、向原审查员提交针对最终审查意见通知书的答复以克服其中提出的各项反对意见；
2、向原审查员提交“继续审查请求（RCE）”以启动对申请的继续审查；
3、向“专利审判与上诉委员会(PTAB)”提交复审请求(Notice of Appeal)。
若选择上述第1种方式来对应，而审查员仍未接受提交的答复，审查员将发出《建议通知书(Advisory Action)》邀请申请人仍以原《最终审查意见通知书》确立的答复期限进行答复。此时申请人仍可选择第2种方式来继续审查。
进入继续审查程序后，审查员仍会对申请发出最多两次审查意见通知书。申请人再次收到《最终审查意见通知书》后，仍可选择上述三种方式之一来应对。
此外，除上述以原申请为基础的应对程序之外，申请人还可选择以该原申请为优先权提交一份继续申请(Continued Application)以对原申请中的主题继续审查。选择此种方式时，可在继续申请中加入新的权利要求，从而有更多的灵活性。
1.7专利权的授予
如审查员认为专利申请符合专利法要求的各项规定，则会发出“授权缴费通知书”。此时，申请人如在通知书发出之日起三个月内缴纳相应的费用，即可获颁专利权。
1.8专利权的维持
对于发明专利来说，授权后需在授权日起第3.5、7.5和11.5年时缴纳维持费。如错过这些日期但在不晚于这些日期后6个月内缴费，则除了缴纳相应的维持费外还需缴纳额外的滞纳金。
对于外观设计专利和植物专利来说，无需缴纳维持费。
PART 02 美国专利的确权程序
美国专利授权后，若想对已授权专利发起无效挑战，可通过行政程序和司法途经来进行。下文对这两种程序作一简要介绍
2.1行政途经
自2013年“美国发明法案”颁布实施后，美国专利商标局在其内部原有机构的基础上改组成立了“专利审判与上诉委员会(PTAB)”来专门负责对专利的驳回后复审以及授权后的有效性审查。对于授权后的有效性审查，主要包括双方复审（Inter Partes Review）和授权后复审（Post Grant Review）两种方式。
2.1.1双方复审
双方复审是在“专利审判与上诉委员会(PTAB)”进行的一项审判程序。
对专利权发起挑战的一方可向PTAB提交宣告专利的一项或多项权利要求无效的请求。然而，利用此项程序时，无效理由应仅限于不符合《美国专利法》第102或103条，即缺乏新颖性和非显而易见性，且提出的证据只能是现有专利或印刷出版物等现有技术。
对于AIA法案施行后申请的专利，任何第三方，即非专利权人可在(1)专利授予或再颁后9个月以后；或(2)如果启动了授权后的复审，则在授权后复审终止时提交这样的请求。然而，对于AIA法案施行前申请的专利则无需遵从上述时间限制。
当PTAB认为有证据表明请求人至少在一项受到质疑的权利要求方面胜诉的可能性较大时，就会接受请求并启动双方复审。此时，PTAB需在启动“双方复审”程序之日起1年内做出最终裁定，如有正当理由可延长6个月。
在双方复审程序中，当事人可请求PTAB进行口审，以便PTAB向当事人提出问题从而有助于其对案件的理解及作出决定。
2.1.2授权后复审
“授权后复审”是在PTAB进行的另一项审批程序。在该程序中，PTAB审查专利的一项或多项权利要求是否具备《美国专利法》规定的专利性。换言之，“授权后复审”程序对挑战专利的权利要求的有效性的理由没有限制。
“授权后复审”程序由第三方，即非专利权人来启动。然而，启动的时间仅限于专利授权后或再颁专利颁布后的9个月以内。
当PTAB认为受挑战的至少一项权利要求有不具备专利性的可能性较大时，即可启动“授权后复审”程序。启动后，PTAB需在启动“授权后复审”程序之日起1年内做出最终裁定，如有正当理由可延长6个月。
同样地，在授权后复审程序中，当事人亦可请求PTAB进行口审。
2.2司法途经
联邦地区法院在审理与专利有关的案件中，有权通过判决确定专利权有效性。
具体来说，联邦地区法院的法官可在当事人提供的意见和证据的基础上，判断专利是否符合《专利法》规定的新颖性、非显而易见性、可实现性等方面的要求，从而对专利权的有效性作出判决。
然而，与行政途经不同，通过司法途经对专利权有效性作出判决的过程更加漫长。通常从案件受理到开庭审理要经历大约2年左右的时间。开庭审理后到作出判决又需经历约半年左右的时间。
2.3上诉程序
无论是在行政途经中对PTAB作出的审查决定不服，还是在司法途经中对联邦地区法院作出的判决不服，当事人均可上诉至联邦巡回上诉法院继续进行二审审理。
若对联邦巡回上诉法院的二审判决仍不服，可继续上诉至美国最高法院。然而，最高法院并非会受理所有上诉至该院的案件，而是根据上诉案件的具体情况来选择性地受理其认为有代表性的极少量案件。如未被最高法院受理，则联邦巡回上诉法院的判决为最终判决。
PART 03 美国专利权的保护
在美国，专利权的保护主要通过两种方式来进行的。一是通过司法途径，即当事人通过向法院起诉来解决专利侵权纠纷；二是通过行政途径，即通常所说的337调查来解决。
3.1 美国专利侵权诉讼程序
当他人（被告）未经授权制造、使用、销售或许诺销售已经被授予专利权的专利时，权利人可以向有管辖权的联邦法院提起专利侵权诉讼。
3.1.1 美国专利侵权的种类
根据侵权行为的不同，美国专利侵权分为直接侵权和间接侵权。
直接侵权，当一个主体的产品或者方法被一项权利要求所覆盖，则构成直接侵权。
间接侵权，虽然不构成直接侵权但其行为属于下面两种情况之一的则仍可能构成间接侵权：
协助侵权（Contributory Infringement）
当一个人在知道或应该知道其产品或服务被用于侵犯专利的情况下，继续提供这些产品或服务，则构成协助侵权。
诱导侵权（Induced Infringement）
当一个人故意引导、引诱或鼓励他人进行专利侵权行为时，构成诱导侵权。
3.1.2．美国专利侵权中的救济措施
如果专利侵权成立的话，根据权利人的请求，法院可以对被控侵权人颁布停止侵权的禁令。禁令一般分为临时禁令和永久禁令。临时禁令是指在专利侵权诉讼中一种临时措施，禁止被告在诉讼判决之前继续实施被控侵权行为。如果原告最终获胜，临时禁令很可能会转变为永久禁令。一般来说，法院授予临时禁令需要满足四项要求：
1．合理的胜诉可能性；
2. 如果不发出禁令，原告将受到不可挽回的伤害；
3. 对原告的损害要大于禁令可能对被告造成的伤害；
4. 该禁令符合公众利益。
原告能否证明合理的胜诉可能性是授予临时禁令的重要条件。如果原告没有足够的证据证明胜诉的可能性，则很难获得临时禁令。
此外，根据原告的损失和侵权人获利的情况，原告方还可以获得金钱赔偿。如果有证据证明侵权人构成故意侵权的话，法院最多可以判决三倍的惩罚性赔偿。
3.2美国专利侵权的行政程序
除了司法程序以外，权利人还可以通过准司法的行政执法措施来制止权利侵权行为。根据美国贸易法第337条，如果外国企业出口到美国的产品侵害了美国知识产权，权利人可以向国际贸易委员会（ITC）提出控告。ITC经过调查核实后（简称“337调查”），可以颁发强制排除令或禁止令，由海关采取相应措施扣押侵权产品。
排除令分为“有限排除令”和“普遍排除令”（或称“总限制令”）。“有限排除令”只禁止被调查企业生产的侵权产品进入美国，不仅包括涉案类型的侵权产品，还包括侵权产品的下游产品，以及该企业现在和今后生产的存在侵权行为的所有类型的产品。而“普遍排除令”禁止某一种类的所有进口产品进入美国市场，而不论其原产地或生产商，包括被调查企业和目前尚未掌握的生产商和进口商等。因此涉事企业无法通过改变名称或住所，或将企业设立在美国管辖范围之外来规避这个命令。禁止令针对已进口到美国的侵权产品，要求企业或个人停止某些相关行为，如停止销售、广告宣传、市场开发等。违反者可以被处以最高每天十万美元的罚款。
中国企业遇到美国知识产权侵权纠纷，特别是专利侵权纠纷，一定要及时咨询具有知识产权纠纷处理经验的专业人员的意见。根据专业人员的意见，制定好应对策略，组建好应对团队。只有这样才能变被动为主动，减少不必要的损失，降低应诉成本，达到事半功倍的效果。
作者：中国贸促会专利商标事务所 孙悦，杨国旭
