2024年5月21日，美国联邦巡回上诉法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）对LKQ公司等与通用公司（GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC，下称“GM”）之间的针对GM拥有的美国外观设计专利D797,625（下称“涉案专利”）无效纠纷的重审做出判决，该判决推翻了自1982 年以来一直适用于外观设计专利显而易见性的Rosen-Durling评判标准，因此，可能会对企业或个人在美国提出外观设计专利申请或无效请求等产生较大的影响，也可能会对已有的外观专利的稳定性产生影响。
一、案件情况简介
LKQ 公司是全球汽车回收行业的巨头企业，成立于1998年，由位于佛罗里达州、密歇根州、俄亥俄州和威斯康辛州的几家汽车零部件回收企业合并而成。其作为车身零部件销售商，获得了GM多项外观设计专利的许可。这些专利许可中包括涉案专利，该专利保护一种车辆的前挡泥板的外观，用于GM的2018-2020雪佛兰Equinox，其立体图与主视图如下图所示：
当上述许可于 2022年2月到期时，GM 声称 LKQ 出售的替换零件侵犯了GM 的专利权，包括涉案专利。
作为对GM的回应，LKQ向美国专利审查与上诉委员会（PTAB）对涉案专利提出了无效请求。无效的理由包括：涉案专利相对于美国外观设计专利 D773,340（Lian）缺乏新颖性，相对于Lian是显而易见的，并且相对于Lian和公开了2010 年款现代途胜(TUCSON)汽车的宣传手册的结合是显而易见的。
（该图出自本案的判决）
PTAB 未支持 LKQ，仍认为涉案专利有效。
LKQ 对PTAB的决定提出上诉，并针对决定的两个方面提出异议：第一，LKQ 不同意 PTAB 认为的“该外观设计的普通观察者仅包括寻求购买替换挡泥板的零售型顾客和商业更换零件买家”；第二，LKQ 认为，用于确定外观设计专利显而易见性的Rosen-Durling法已不再有效，因为最高法院的KSR案已默认将其推翻。
二、美国外观设计专利显而易见性的Rosen-Durling评判标准
在此之前，美国外观设计专利的显而易见性都遵循Rosen-Durling标准。该标准针对外观设计的显而易见性的判断分为两步：
1.在开始对现有设计进行组合之前，······必须找到一个单一的对比设计，某种已经存在的东西，其设计特征基本上与所要求的设计相同。这个主要对比设计通常被称为Rosen对比设计。Rosen的“基本相同”要求考虑专利设计作为一个整体所创造的视觉印象；如果没有发现Rosen对比设计，显而易见性调查就结束了，不考虑第二步。
2.Durling要求“一旦找到这个主要对比设计，其他对比设计可以用来修改它，以创造一个与所要求的设计具有相同总体视觉外观的设计。”该其他对比设计必须“与主要对比设计如此相关，以至于一个中某些装饰性特征的出现会给出将这些特征应用到另一个中的启示。”
三、判决中关于外观设计专利显而易见性的评判标准的论述
该案的判决认为，“我们目前的设计专利显而易见性评判，无论从框架还是僵化的角度来看，都没有充分地与KSR、Whitman Saddle和其他先例保持一致。Rosen-Durling与最高法院对显而易见性原则的一般阐述，以及它对外观设计专利有效性的特定处理都不相符。”并得出结论：“Rosen-Durling评判标准的要求——（1）主要对比设计必须是“基本上与要求的设计权利要求相同”；以及（2）任何次要对比设计必须“如此相关”，以至于一个中的特征会给出将这些特征应用到另一个中的启示——是不恰当的僵化。法定框架以及包括Whitman Saddle、Graham和KSR在内的最高法院先例，都表明在确定显而易见性时，比Rosen-Durling测试更灵活的方法。”
在推翻了Rosen-Durling评判标准之后，判决又重新建立了外观设计专利显而易见性的评判标准，即“以显而易见性为理由认为外观设计专利无效，应基于与发明专利（utility patent）在§103下类似的事实标准确定，即，应用Graham审查标准。”
1.应该考虑在该设计领域的普通设计师的知识范围内的“现有技术的范围和内容”。在确定现有技术的范围时，没有相似性或“基本上相同”的要求作为现有技术的条件。相反，相似设计要求适用于每个现有设计。相似设计要求限制了现有技术的范围，并有助于防止事后偏见。
2.确定现有设计与所涉及的请求保护的设计之间的差异。
3.需要确定相关设计领域的普通技能水平。这一要求直接来自§ 103，它规定，如果一项要求的发明“在要求的发明的有效申请日期之前，对于该发明所属的领域的普通技能人员来说是显而易见的”，则是不可专利的。针对外观设计专利，将“在发明所属的领域”中的“普通技能人员”解释为：从待判断的设计所属领域的普通设计师的角度来评估外观设计专利的显而易见性。
4.在确定了相关领域普通设计师的知识、现有技术的范围和内容以及现有技术与所要求设计之间的差异之后，评估所要求设计的显而易见性或非显而易见性。也就是说，是否会有一个该领域普通设计师有动机修改现有技术设计，“以创造出与所要求设计相同的整体视觉外观。”
5.与Graham一致，在有相关证据时，外观设计专利的显而易见性评判仍然需要评估次要考虑因素作为显而易见性或非显而易见性的证据，诸如商业成功、长期未解决的需求、他人的失败等次要考虑因素。
四、建议
美国联邦巡回上诉法院对外观设计专利显而易见性的评判标准进行了更新，采用了与发明专利相似的、更灵活的Graham审查标准。基于此，可能会对美国外观设计专利的申请、已有专利的稳定性、已有专利的无效等均产生影响。企业或个人应注意以下几个方面的相关事项：
1.了解新标准并重新评估现有专利：企业应熟悉新的评判标准，理解如何根据Graham标准评估外观设计专利的显而易见性。在此基础上，企业应重新评估其外观设计专利，确保它们在新的评判标准下仍然具有有效性，并考虑可能遇到的专利挑战。
2.在外观设计专利申请前，企业应充分考虑如何更好地展示其设计的创新性和非显而易见性，以满足新标准的要求。
3.如果企业面临外观设计专利的无效挑战，应准备充分的证据和论据，以证明其专利在新标准下仍然具有有效性；同样的，如果企业有对对他人外观设计专利提出无效的需求，也应以新标准为依据准备相关的证据。
4.新标准的建立后，仍有一些尚待明确的地方，比如，现有设计的范围如何确定等，企业应持续关注美国专利法律和判例的发展及相关变化，以便及时调整策略。
参考资料：
1.LKQ et.al v. GM案判决，2021-2348
2.https://www.obwbip.com/04D540/assets/files/documents/SCN%20LKQ%20v%20GM.pdf
（来源：北京贸促）
