一、技术侵权风险评估的主要内容

FTO报告的主要内容，包括对产品或服务所包含的技术，特别是核心技术的分析，针对特定的目标市场做专利检索和比对，找出可能存在的侵权风险，分析技术替换的可行性，并给予企业一定的替换建议。

二、技术侵权风险评估的基本应用场景

一般来讲，企业可能会在如下情况产生FTO报告需求：

1、在企业产品或服务的研发阶段，可以通过拟开发产品或服务的FTO检索，确认研发方向及策略是否正确、确认核心技术攻关的精确内容，有利于企业精准制定研发计划、规划研发经费和研发时间。

2、在企业产品或服务拟投入一个新的目标国家/地区时，可以通过FTO报告确认企业进入该等市场的合规及风险情况，提前规避知识产权风险、吸引优质客户、提升市场竞争力。

3、在企业对外投资的过程中，可以通过FTO报告提升资产的投资价值的可靠程度，提升投资方的信心，进而争取更多的投资金额和机会。

4、在企业日常经营过程中，可以通过FTO报告，对市场技术发展情况进行精准判断，排除过程风险、修正企业知识产权布局方向，提升企业知识产权核心竞争力。

三、技术侵权风险评估的应用

目前来讲，欧美等知识产权强保护国家市场，对FTO报告的需求更多、要求也更高。FTO报告在其知识产权保护方面，具有更多的应用价值。

1、欧美公司更乐意采购具有FTO报告的产品或服务，有些甚至将FTO报告作为其采购产品或服务的前提条件

大多数欧美公司在采购产品设备时通常会要求FTO报告，以确保所采购的技术不会侵犯第三方专利。这种做法在生物医药、医疗器械、半导体电子、新能源、化工、通信、汽车制造、精密仪器等行业尤为常见。

上述商业巨头们每年在大量的采购订单中均要求供应商提供FTO报告，并将此作为供应商入围的基本条件。同时，一些欧美公司会要求供应商在合作期间持续提供FTO报告，以彻底排除合作期间的知识产权侵权风险。例如：NextEra Energy近期发布的一个大型光伏电站项目招标中，明确要求逆变器和储能系统供应商提供FTO报告，确保设备在美国市场上无专利侵权风险。特斯拉在其储能项目的采购招标中，明确要求电池和储能系统供应商提交FTO报告，以验证其产品不会侵犯现有的储能技术专利。JMI在与福特合作的数年间，受到福特的条款约束，被要求持续提供FTO报告。

2、英美法院接受用FTO报告来排除被告的侵权责任或者侵权故意

美国专利法中的35 U.S.C.§284规定了对于专利侵权的损害赔偿。普通的侵权行为仅仅要求弥补损失，但对于故意侵权行为则规定了惩罚性赔偿。故意侵权行为下，对损害赔偿的基数不得低于专利使用费、法院确定的利息与费用之和，具体认定由陪审团确定，最高甚至可以将损害赔偿提高到评估金额的三倍。

早在1903年，在Selden v. Ford案中，[Electric Vehicle Company和George B. Selden诉Ford Motor Company和C.A. Duerr & Co.]，FTO分析就作为专利未侵权证据使用。案件从1903年开始，持续到1911年。当时George B. Selden持有一项涉及内燃机汽车的专利（US Patent No. 549,160），该专利于1895年获得授权，Electric Vehicle Company购买了Selden的专利，并在20世纪初对多家汽车制造商提起了专利侵权诉讼，其中包括福特汽车公司（Ford Motor Company）。福特坚决否认侵权，辩称他们的汽车技术与Selden的专利技术不同。福特依靠了技术和法律专家的分析（FTO），以此限缩了Selden的专利要求范围，证明Selden所拥有的专利虽然有效，但是福特公司并未侵权[1]。1911年，法院最终裁定福特胜诉，这一裁决对福特和整个汽车行业具有重大意义，因为它避免了Selden专利对汽车制造业的广泛影响。这一判例是美国联邦法院运用FTO报告作为侵权责任判定的最早依据。

在后来的Seagate案中[2]，法院进一步关于故意侵权提出了如下判定标准：（1）侵权：“acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent”；（2）故意：这种风险是“已知的（known）”或者“显然的（obvious）”，以至于被指控的侵权人应当知道。通过提前准备FTO报告，在遭遇故意侵权指控时，侵权方能够证实这种风险既非已经知道的，也非应当知道的，就像Underwater Devices案[3]中所要求的那样，自己已经“履行了审慎义务以确定是否侵权”。

但需要注意的是，在Halo案[4]之后，对于不知情的标准进一步提高，将Seagate案所规定的惩罚性赔偿责任进一步扩张，加强了法官和陪审团的自由裁量权，如果在FTO报告中已发现存在障碍专利却得出该障碍专利无效的结论，FTO报告并不能成为免除惩罚性赔偿的证据。

英国的专利法Patents Act 1977第六十条也有类似规定，但其将侵权条件认定在专利类型上做了区分：如果发明是一种方法，知道或应当知道专利的存在是侵权的必要条件。但如果发明是产品或者工艺，则是否知情或应当知情并非必要条件。但无论是何种专利，根据Patents Act 1977第六十二条，如果不知道且不应知道专利的存在，则被告或辩护人无需实施损害赔偿或分享利润。[5]

3、FTO报告可以用于规避美国337调查的风险

中华人民共和国商务部将337调查定义为：美国国际贸易委员会（International Trade Commission，ITC）依据美国《1930年关税法》第337节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展行政调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。

337调查程序将进口、为进口而销售或进口后在美国境内销售的侵犯有效且可执行的美国知识产权的物品，视为进口贸易中的不公平行为，进行针对性地打击，目的是保护美国企业免受不公平竞争和知识产权侵权的影响。如果ITC发现进口产品侵犯了美国的知识产权，它有权发布排除令（Exclusion Order），禁止相关产品进入美国市场。337调查的后果往往非常严重，是企业美国市场拓展的“死亡判决书”。

因为ITC发起并最终批准禁止令的条件宽松（不需要证明主观侵权意愿、不需要证明造成的损失）且成功率高，FTO报告最主要的价值并非在事后免除责任，而是在于能够在事前发现风险并进行预防：一方面，可以用来评估确认美国市场是否可以安全进入；另一方面，能够给企业提前准备和反击的机会：在没有FTO检索、无法提前准备的情况下，被指控方时间紧张，极难胜诉。337调查在指控方递交申请后的45天内便会确认发布结果的时间，发布结果后立即生效，发布60天后成为最终决定，这期间给与被指控方的反应时间极短。但如果通过FTO报告提前发现风险点，就能够通过提前准备风险应对措施、预案，提早发起专利无效程序攻击障碍的在先权利，获得先机。

依据337调查的裁决书发布排除令（Exclusion Order）或禁止令（Cease and Desist Order）的前提之一，是被指控的一方未能提出正当理由以证明其行为不构成侵权或不应认定为违约。这里的“正当理由”主要指能够证明被指控产品没有侵犯专利权或其他知识产权的有效辩护依据。而FTO报告恰恰是“不应认定其违约的正当理由”的重要依据。

五、FTO筛查出侵权风险后的处理和补救措施

（1）技术整改和规避：对FTO报告中标记出的风险设计方案进行整改，一般可以细化到具体某一技术方案的某一项或几项技术特征，以确保产品技术方案不落入他人专利的保护范围；

（2）对障碍专利发起无效等程序：对障碍专利进行分析，如果可以进行主动攻击，则及时提交第三方意见或无效请求，消除障碍风险；

（3）与障碍专利权人沟通取得专利授权：对于无法通过整改规避，又无法无效的障碍专利，通常可以通过获得合法授权来使产品消除侵权风险；虽然获得授权将会提高企业产品的知识产权成本，但一般同行业可以通过交叉许可、合作开发等方式，用较低的成本获得专利合法使用权；

（4）延迟产品上市时间，等待障碍专利过期：如果障碍专利有效期限快要届满，虽无法通过整改规避或通过无效消除，但企业可以评估需要等待专利失效的时间，利用等待时间做好产品上市前期铺垫工作，在障碍专利失效后，合法推出产品；

（5）专利布局：针对障碍专利布局情况，调整自身的研发方向和专利申请布局，通过有计划有策略的需求专利保护的方式，获得障碍专利外围技术或者核心关联技术的专利权，采取“围攻”方式，逼迫障碍专利权人主动需求合作，消除专利漏洞和风险。

六、企业产品及服务出海知识产权保护Q&A

笔者梳理了在FTO项目服务过程中遇见较多对FTO相关法律服务的疑问，在此做统一的解答，希望帮助更多有FTO需求的企业解决心中疑惑。

1、一般出具FTO报告需要多长时间？

一般来讲，FTO报告根据产品包含的技术方案的数量、目标国家和地区情况来预估所需时间。例如，一个简单技术方案的中国专利筛查比对分析，可能仅需2-3个工作日，但是一个复杂技术方案的美国或者多国技术比对分析，可能需要5-10个工作日，甚至更长时间。

2、一个产品有一个FTO报告后是否就无需再出具了？

一个产品有一个FTO报告后，并不意味着永远无需再出具新的FTO报告，需出具新的FTO报告的情况可能包括：1）产品更新换代、技术升级；2）相关技术新的专利的产生和发布；3）产品进入新的国家或地区市场；4）相关专利技术发生诉讼等争议，改变技术范围或者所有权人。因此，大多数大型企业在采购环节，均会要求供应商定期提供FTO报告，以避免上述情况的发生。

3、FTO报告出具过程中企业需要进行哪些配合工作？

应当由企业确定需要进行FTO的技术方案范围、目标国家或地区，同时如实向律师/专利工程师披露研发过程、疑似高风险点、技术资料底稿等重要信息，为律师/专利工程师指明方向，节省时间及费用成本。

4、我的产品进入某国市场时，我的供应商是否需要向我提供FTO报告？应该如何提要求？

一定要求供应商提供FTO报告，并且除了提供FTO报告之外，还应当注意在采购合同中设置侵权责任承担等配套条款，转移侵权风险及责任。

5、当我有了FTO报告仍旧被控侵权怎么办？

拥有FTO报告并不能完全免除侵权责任，但FTO报告是有力的免责证据，可以有效降低侵权责任、降低侵权故意、避免惩罚性赔偿。当发现被控侵权时，请第一时间联系为您出具FTO报告的律师，律师将会为您制定应对方案。

6、如何选择合适的律师来出具FTO报告？

不是所有的律师都有能力出具FTO报告，只有具有相关技术知识背景的专利律师才能够对产品技术方案进行准确地分析、比对及评估风险。同时还应当考虑产品拟进入目标国家或地区的法律相关规定，优选熟悉相关国家或地区法律的知识产权律师出具对应的FTO报告。